Лицензионный договор: нужно ли регистрировать?

Лицензионный договор: нужно ли регистрировать?

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

“Лекторы – ведущие эксперты, непосредственные разработчики законов:
В. В. Витрянский, Л. Ю. Михеева, Е. А. Суханов, А. А. Маковская. Принять участие можно очно/ онлайн или в записи, в любой точке страны!”

Сторонами заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака.
Каков порядок государственной регистрации предоставления такого права? Какова необходимость привлекать патентного поверенного в связи с рассмотрением документов в органе, осуществляющем государственную регистрацию?

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
В соответствии с п. 2 ст. 1490 ГК РФ предоставление по договору права использования товарного знака подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ.
В силу п. 2 ст. 1232 ГК РФ порядок и условия государственной регистрации предоставления права использования средства индивидуализации (которым, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, является и товарный знак) устанавливаются Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (далее – Правила). Согласно пп. “а” п. 1 Правил под распоряжением исключительным правом в этом нормативном правовом акте понимается, в частности, предоставление права использования товарного знака по договору.
Государственная регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (п. 2 Правил).
Последовательность административных процедур (действий) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по государственной регистрации предоставления права использования товарного знака урегулирована Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 N 371, далее – Административный регламент).
Как следует из п. 5 Правил, для государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору стороны договора подают в Роспатент заявление, которое подписывается обеими сторонами договора (лицензиаром и лицензиатом) либо одной из сторон. Форма такого заявления приведена в приложении N 3 к Административному регламенту.
В случае, если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано только одной из сторон лицензионного договора, к заявлению необходимо приложить один из следующих документов:
– подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
– нотариально удостоверенная выписка из договора;
– лицензионный договор (п. 6 Правил).
Требования к содержанию заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору или документа, который прилагается к такому заявлению, изложены в п.п. 7 и 9 Правил.
При подготовке лицензионного договора также представляется целесообразным обратить внимание на положения подраздела 3.1 раздела 3 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186.
В рамках процедуры государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на товарный знак стороны договора признаются заявителями (п. 2 Административного регламента).
Согласно п. 13 Правил в случае, если заявитель ведет дела через представителя, действующего на основании доверенности, в Роспатент необходимо представить выданную заявителем доверенность, которая удостоверяет полномочия представителя.
В связи с этим обратим внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 1247 ГК РФ заявитель вправе вести дела с Роспатентом самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.
Аналогичное правило содержится в абзаце третьем п. 2 Административного регламента.
Таким образом, стороны лицензионного договора, не проживающие постоянно за пределами территории РФ и не относящиеся к иностранным юридическим лицам (п. 2 ст. 1247 ГК РФ), вправе не привлекать патентного поверенного для ведения дел в Роспатенте, связанных с государственной регистрацией предоставления права использования товарного знака, а выступать в отношениях с Роспатентом самостоятельно или через представителя, который не является патентным поверенным.
За рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина в размере 13500 рублей + 11500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1 (п. 2 ст. 1249 ГК РФ, п. 3.11 приложения N 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора (утверждено постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 N 941, далее – Положение)).
Пунктом 5 Положения предусмотрено, что документом, подтверждающим уплату или доплату пошлины, является распоряжение об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет, открытый территориальным органом Федерального казначейства. В этом пункте приведены также требования к названному платежному документу.
Заявитель вправе (но не обязан) приложить платежный документ об уплате пошлины к документам, представляемым в Роспатент на государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака. Роспатент проверяет факт уплаты пошлины, и, если будет обнаружено, что пошлина не внесена или внесена в меньшем размере, заявителю направляется уведомляющий документ (по почте или электронным сообщением по адресу, указанному заявителем) о начислении соответствующей пошлины и об обязанности уплатить пошлину в установленном размере в течение двух месяцев со дня направления уведомляющего документа (п. 14 Правил, п. 8 Положения).
Таким образом, в рассматриваемом случае в Роспатент необходимо представить заявление по установленной форме о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору и доверенность на представителя, если заявитель будет вести дела с Роспатентом через представителя. При этом представителем не обязательно должен быть патентный поверенный. Если заявление подписано только одной стороной договора, необходимо также представить подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом или лицензионный договор, или нотариально удостоверенную выписку из лицензионного договора.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

15 февраля 2018 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2022. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”. Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Содержание:

Важнейшим преимуществом интеллектуального капитала является возможность получения правообладателем дополнительных доходов от заключения различных видов лицензионных соглашений.

Что такое лицензионный договор – понятие, суть, цель

Лицензионным договором называется специальный документ, который составляется при заключении сделки по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности – изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, и т.д. Правообладатель в лицензионных соглашениях называется лицензиаром, а приобретатель прав – лицензиатом.

Лицензионный договор — документ гражданского права (ст.1235 ГК РФ), официально регулирует двухсторонние отношения между лицензиаром и лицензиатом при передаче прав, в том числе порядок передачи, гарантии, условия использования, способы оплаты и т.д. Процедура передачи носит ограничительный характер, так как право собственности на патенты или средства индивидуализации при этом сохраняются за правообладателем.

Выгоду от заключения соглашения по лицензионной передаче прав получают обе стороны. Цель лицензиара в таком договоре состоит в получении дополнительных доходов от результатов своего труда, а также в увеличении объемов реализации товаров под своим брендом, а значит, в повышении узнаваемости торговой марки.

Целью лицензиата является получение возможности использовать на законных основаниях готовые новейшие разработки или уже известные торговые марки. При этом данная сторона экономит на расходах по созданию новых интеллектуальных объектов, их раскрутке и государственной регистрации.

Виды лицензионных договоров

Разделение лицензионных соглашений по видам регламентируется ст.1236 ГК РФ. В зависимости от объема уступаемых по соглашению прав и с учетом определяющих аспектов в области патентного права выделяются следующие виды лицензий:

• исключительная лицензия
• неисключительная лицензия (простые соглашения по лицензированию, в результате заключения которых могут быть выданы разрешения сразу нескольким лицензиатам)
• сублицензионные договора
• специальные лицензии

Исключительная лицензия

Договоренности по типу исключительной лицензии предусматривают передачу лицензиату монопольного права на интеллектуальную собственность. При оформлении такой лицензии патентообладатель утрачивает право заключать по данному объекту договоры с другими лицами. Кроме того, владелец также теряет право использования патента или товарного знака в рамках заключенного соглашения, например, в отношении срока или территории действия договора.

Доход от Исключительной лицензии, как правило, больше стоит дороже , чем от простой (неисключительной), поскольку лицензиат становится единственным обладателем исключительных прав по данному объекту и выигрывает в вопросах конкуренции на рынке.

Неисключительная лицензия

При заключении договора о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности по типу неисключительной или простой лицензии лицензиар может разрешать использование данного объекта другими лицами, подписывая с ними аналогичные соглашения. Простое лицензирование допускает не только наличие нескольких лицензиатов, но может предусматривать передачу прав как в полном объеме, так и частично. Особенно часто это применяется при заключении договоров по товарным знакам, когда права по лицензии передаются только в отношении части товаров и услуг для зарегистрированного обозначения.

Продажа простых лицензий особенно выгодна для лицензиара. За ним сохраняются не только все права собственности, но и возможность самостоятельного использования переданных по такой лицензии объектов. Следовательно, правообладатель может получать доход одновременно от нескольких производителей в дополнении к собственной деятельности. Расширение рынков сбыта или увеличение объемов выпуска инновационных продуктов всегда выгодно его владельцу.

Лицензиат по простой лицензии получает законное разрешение на использование результатов интеллектуального труда с минимальными затратами. Как правило, стоимость Простой лицензии меньше, чем исключительной.

Сублицензионные соглашения

Лицензиар может разрешить лицензиату самостоятельно заключить лицензионный договор с другим лицом (сублицензиатом) на право использования полученной интеллектуальной собственности. Сублицензионный договор действует только в пределах прав и способов использования, полученных лицензиатом от правообладателя. Иногда права по сублицензионному договору выдаются сублицензиату в меньшем объеме, чем по лицензионному к нему (например, в рамках сублицензионного договора может быть сокращена территория использования объекта интеллектуальной собственности). Срок действия такого соглашения также ограничен сроком действия основной лицензии.

Разрешение или согласие лицензиара на последующую выдачу сублицензий лицензиатом должно быть оформлено в письменном виде и зафиксировано в лицензионном договоре. Ответственность за деятельность сублицензиата в этом случае возлагается на лицензиата.

Специальные лицензии

К специальным лицензиям относятся договоры открытого и принудительного вида. Патентообладатель может обратиться в Роспатент с заявлением о разрешении выдачи лицензии на свой патент, товарный знак и т.д. любой заинтересованной стороне. Такие лицензии называются открытыми и оформляются в Роспатенте при обращении претендентов в ведомство.

Принудительная лицензия выдается заинтересованному лицу по решению судебных инстанций и на условиях, указанных в исполнительных документах суда. Выдача принудительных лицензий инициируется в случаях, когда технические разработки не используются владельцем, но в то же время появилась необходимость их внедрения для выпуска востребованных товаров.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Никто не имеет права без разрешения правообладателя использовать результаты интеллектуальной деятельности. По закону таким разрешением выступает лицензионный договор. Но что он из себя представляет и нужно ли его регистрировать?

Что такое лицензионный договор?

Для начала стоит обратиться к закону, а именно к ст. 1235 ГК РФ. Она раскрывает понятие и суть лицензионного договора.

Во-первых, это средство распоряжения исключительным правом — тот, кто имеет права на объект интеллектуальной деятельности, может распоряжаться им по своему усмотрению. Получается, что правообладатель может разрешить другому лицу его использовать.

Во-вторых, это гражданско-правовой договор — именно по нему правообладатель передает свое право на использование произведения, инновации или средства индивидуализации стороннему лицу. Правообладатель по такому договору называется лицензиаром, а другая сторона — лицензиат.

В-третьих, лицензионный договор является возмездным. Цена — это вознаграждение лицензиара, она является существенным условием договора. Если цена не указана, то лицензия считается недействительной.

В-четвертых, лицензиат хоть и получает право на использование объекта авторских прав, но ограничен в способах такого использования. Например, в лицензионном договоре указан только публичный показ, и за эти рамки выйти нельзя.

Таким образом, лицензионный договор — это договор между лицензиаром и лицензиатом, по которому последнему разрешено использовать произведение оговоренным способом и за определенную цену.

Лицензия позволяет использовать результат интеллектуальной деятельности, но в установленных договором пределах.

Требуется ли регистрация лицензионного договора?

Да, регистрация лицензионного договора обязательна, однако из этого правила есть исключения:

1. Когда нужно регистрировать

Обязательной регистрации подлежит лицензионный договор, если по нему передается право использования объекта интеллектуальной деятельности (изобретения, произведения науки, товарного знака и др.). Если его не зарегистрировать, то договор признают недействительным.

1. Когда регистрация не требуется

Не подлежит регистрации лицензионный договор на предоставление права использования программного обеспечения. Сюда также можно отнести программы ЭВМ и базы данных, которые были зарегистрированы в добровольном порядке.

Регистрацию лицензионных договоров проводит Роспатент.

Но не противоречит ли это закону? Нет, не противоречит. И хотя положения п. 2 ст. 1232 ГК РФ прямо говорят, что если объект авторских прав зарегистрирован, то и предоставление права на его использование также необходимо зарегистрировать. Однако в п. 7 ст. 1232 ГК РФ есть оговорка — если регистрация ПО, в том числе программ для ЭВМ и БД, осуществлена по желанию собственника, то такое требование применяется лишь в установленных законах случаях.

Продукты программного обеспечения регистрируются по добровольному желанию автора на основании ст. 1262 ГК РФ. А в ней лишь указано, что регистрации подлежит:

• договор об отчуждении исключительных прав;
• переход такого права без заключения договора.

О лицензионном договоре на ПО речи нет, поэтому он не подлежит регистрации в Роспатенте. Такого же мнения придерживается Пленум ВС РФ и ВАС РФ в совместном Постановлении от 26.03.2009 № 29.

Лицензионный договор на ПО регистрировать не нужно.

Как правильно составить и зарегистрировать лицензионный договор?

Разработанное вами техническое решение или ноу-хау может приносить прибыль разными способами. Возможно, вы предпочтете передать лицензию на него третьему лицу за определенное вознаграждение. В этом случае вам следует составить лицензионный договор.

Понятие лицензионного договора и предоставляемые документом права

Согласно статье 1235 Гражданского кодекса РФ, лицензионный договор — официальный документ, по которому владелец, например товарного знака, изобретения или промышленного образца (лицензиар), позволяет использовать свою интеллектуальную собственность (лицензию) третьей стороне (лицензиату) за фиксированную плату, перечисляемую в виде разового платежа или периодических выплат, либо за процент от выручки.

С необходимостью регистрации лицензионного договора рано или поздно сталкиваются многие организации и частные лица, особенно:

• ИТ-компании, разрабатывающие программное обеспечение и создающие базы данных;
• теле- и радиовещательные компании, передающие права на трансляцию передач;
• изобретатели и разработчики уникальных технических решений;
• журналисты;
• музыканты;
• писатели;
• владельцы товарных знаков, желающие передать право на их применение третьим лицам, и многие другие.

Объекты договора

Данный документ, согласно Гражданскому кодексу РФ, распространяет свое действие практически на любую интеллектуальную собственность. На практике чаще всего объектом договора становятся:

• результаты творческой деятельности (художественные, музыкальные произведения и т.д. — статья 1285);
• объекты смежных прав (статья 1307);
• изобретения, промышленные образцы или полезные модели (статьи 1365–1366);
• продукты селекции (статьи 1426, 1427);
• топологии интегральных микросхем (статья 1458);
• технологические ноу-хау (статья 1468);
• товарные знаки (статья 1488);
• технологии (статьи 1547, 1550).

Виды лицензионных договоров

Согласно статье 1236 ГК РФ существует два основных вида лицензионных договоров:

• Исключительная лицензия Такой лицензионный договор предоставляет монополию на использование объекта лицензии. Объем прав прописывается в договоре. Лицензиар при этом не может использовать объект лицензии в течение приведенного в договоре срока, равно как и выдавать лицензии на него другим лицам.
• Неисключительная (простая) лицензия Лицензиату предоставляется право на применение объекта лицензии, однако лицензиар оставляет это право в том числе и за собой. Владелец лицензии также может передавать ее другим лицам.

Помимо этих видов лицензии выделяют:

• Патентный договор В этом случае происходит передача прав на запатентованные изобретения, технологии, промышленные образцы, защищенные свидетельствами товарные знаки.
• Беспатентный договор Объектом такой лицензии выступают незапатентованные решения, ноу-хау, техническая документация.
• Сопутствующая лицензия
  Такой договор предусматривает передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации в составе иных коммерческих соглашений.
• «Чистый» Лицензионный договор на «чистые» лицензии предполагает, что права на использование интеллектуальной собственности предоставляются в рамках самостоятельного договора.
• Возвратный По договору на возвратную лицензию сторона, предоставившая права, впоследствии может использовать разработки и технологии, созданные лицензиатом на базе изначального объекта лицензии.
• Перекрестный Перекрестная, или кросс-лицензия, предполагает взаимообмен уникальными технологиями и используется, если обе стороны не могут осуществлять свою деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.
• Принудительная лицензия Это разрешение на использование интеллектуальной собственности, которое государственный орган выдает заинтересованному лицу, если патентообладатель не использует свою разработку или в случае отказа в продаже лицензий.
• Открытая лицензия Предоставление права на использование разработки на основании официального заявления патентообладателя в патентное ведомство о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Отозвать такое заявление нельзя.
• Обязательный лицензионный договор В редких случаях — если использование изобретения или разработки напрямую затрагивает интересы государства — разрешение на их использование может выдаваться без согласия патентообладателя.
• Сублицензия Сублицензией называют передачу лицензии лицензиатом третьим лицам при согласии правообладателя. Условия и сама возможность сублицензии должны быть оговорены в основном лицензионном договоре.

В последнее время в сфере авторского права все чаще можно услышать такое понятие, как «копилефт». Этот термин используют для вербального определения практики, позволяющей правообладателю предоставить любому человеку возможность использования продукта его интеллектуальной деятельности без каких-либо ограничений. Примером копилефта является, например, размещение известным российским публицистом и писателем Дмитрием Глуховским своих произведений в открытом доступе. Кстати, именно на базе концепции копилефта появились лицензии Creative Commons (CC).

Содержание и условия лицензионного договора

Составить юридически грамотный лицензионный договор непросто. Сложность объясняется особенностями самого объекта лицензии, носящего нематериальный характер.

Лицензионный договор составляется в письменной форме и подлежит регистрации в Роспатенте. В документе необходимо прописать предмет договора, способы использования объекта договора, указать территорию, на которую распространяется действие документа, тип лицензии, срок ее действия (в ином случае договор будет действовать пять лет с момента подписания документа). Также должна быть прописана возможность предоставления сублицензии, порядок оплаты (единовременная выплата, периодические выплаты или отчисления процентов от дохода).

Следует помнить, что права, не приведенные в лицензионном договоре, не переходят приобретателю, — иными словами, ему запрещено все, что не разрешено.

Этапы заключения и регистрации лицензионного договора

Как мы уже говорили, договор вступает в силу только после его регистрации. Процедура предполагает подачу в Роспатент заявки, содержащей:

• Заявление, подаваемое правообладателем, правопреемником, патентным поверенным или иным доверенным лицом.
• Лицензионный договор в двух экземплярах.
• Доверенность на представителя.
• Документ, подтверждающий уплату госпошлины.

После этого специалисты Роспатента проверяют соответствие требований всех пунктов заявления и договора законодательству. Процесс этот занимает около 1-го месяца. Если ошибки не обнаружатся, то договор будет зарегистрирован, а данные о документе внесут в государственный реестр и опубликуют в официальном бюллетене Роспатента (в течение 6-ти месяцев с момента подачи заявления). При обнаружении неточностей комплект документов передается на доработку заявителю в срок до 2-х месяцев. При отказе в регистрации пошлина не возвращается.

Стоимость регистрации

Государственная пошлина за регистрацию лицензионного договора — не менее 13 500 рублей за товарный знак и 1650 рублей за патент. Как уже было сказано, срок регистрации — один месяц, однако нередко ожидание растягивается на более продолжительное время. К тому же очень часто неверно составленное заявление или сам договор могут стать причиной отказа в регистрации, и все приходится начинать сначала.

В последнее время компании предпочитают обращаться в специализированные бюро, сотрудники которых помогут соблюсти все формальности процедуры оформления и регистрации договора. Стоимость составления юридически правильного договора в таком бюро обойдется примерно в 25 000 рублей, подготовка и подача в Роспатент заявления о регистрации лицензии — в 5000 рублей, составление дополнительного соглашения к ранее зарегистрированному лицензионному договору — в 10 000 рублей.

Конечно, это дополнительные траты, однако они помогут сберечь время, ускорить процесс регистрации и исключить возможность отказа.

Помощь в оформлении лицензионных договоров

Выбирая патентное бюро, следует удостовериться в его надежности и опытности специалистов. Почитайте отзывы в Интернете, уточните информацию о квалификации сотрудников компании, наличии в штате патентных поверенных, их опыте.

Рекомендуем обратить внимание на агентство «Арис Ай Пи» — надежного помощника в деле защиты интеллектуальной собственности. Специалисты агентства — профессионалы с большим опытом работы, которые знают все об оформлении патентов и товарных знаков, составлении лицензионных договоров и их государственной регистрации. Компания оказывает любые услуги по составлению и регистрации договоров в области интеллектуальной собственности, включая лицензионные и авторские договоры, а также договоры коммерческой концессии. Клиентами «Арис Ай Пи» являются и крупные холдинги, и индивидуальные предприниматели — стоимость услуг компании доступна для бизнесменов любого уровня.

Регистрация лицензионного договора

Главная :: Услуги :: Регистрация лицензионного договора

Владелец исключительных прав на тот или иной объект имеет право как самостоятельно пользоваться имеющимися преимуществами, так и получать прибыль через предоставление прав на использование по лицензионному договору. Если возникают вопросы относительно объектов, по которым проводится регистрация лицензионного договора, то необходимо ориентироваться на ч.4 ГК РФ, где указаны патенты, товарные знаки, свидетельства на базы данных и программное обеспечение.

Если правообладатель, выступающий в роли лицензиара, даёт разрешение использовать свою интеллектуальную собственность, то иная сторона – лицензиат, берёт на себя обязательства оплаты и выполнения иных действий, прописанных в договоре. Чтобы документ, дающий надежду на плодотворное сотрудничество сторон, не был признан недействительным, необходимо с предельной ответственностью подойти к соблюдению требований, предусмотренных для государственной регистрации письменной формы лицензионного договора.

Как зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте

Рассчитывать на поддержку законодательства следует лишь после того, как в Роспатенте проведена процедура государственной регистрации. Но прежде всего, нужно подготовить документы, в чём неоценимую помощь окажут хорошо подготовленные сотрудники патентного агентства, умеющие быстро оценить ситуацию, возможные риски и сделать всё, чтобы регистрация прошла успешно.

Стоимость регистрации лицензионного договора

На формирование стоимости услуг по регистрации договора влияют следующие факторы:

Количество объектов, сложность закрепляемой системы взаиморасчетов, особенности использования и контроля, которые необходимо указать в договоре.

Договор, планируемый к регистрации на стандартных условиях, оценивается:

Сведения, необходимые для регистрации договора

1. Соответствующее учредительным документам наименование организации, включающее фамилию и должность руководителя, юридический адрес, банковские реквизиты. В соответствии с конкретными обстоятельствами могут понадобиться сведения о правообладателе, как физическом лице – предпринимателе. Также потребуется его почтовый адрес, индекс и паспортные данные. Прилагается и копия свидетельства о внесении в ЕГРИП.

2. Полный список товаров и услуг, относительно которых составляется соглашение.

3. Лаконичное описание запатентованного объекта, по поводу которого заключается лицензионный договор.

4. Копия патента или свидетельства, гарантирующего исключительные права.

5. Проект договора с указанием объёма предоставляемых прав, территории и срока действия.

Наиболее важное, что указывается в соглашении подобного рода – это сам предмет, относительно которого намечается передача прав. Понадобится и подробное указание способов применения данного объекта, так как распоряжаться им разрешается лишь в объёме, прописанном в договоре. В документе следует указывать как размер вознаграждения, которое придётся выплачивать лицензиару, так и порядок его начисления.

Территория действия

Вполне естественно, что территория, где можно беспрепятственно пользоваться объектом интеллектуальной собственности, указанным в лицензионном договоре, ограничивается географией действия охранных документов, выданных Роспатентом. Кроме того, существует вероятность сужения территории до конкретных регионов страны, что обязательно оговаривается в договоре.

Форма лицензионного договора

Установление сроков действия

Период, на который распространяется действие договора, не может превышать определённого временными рамками, ограничивающими исключительные права на интересующий объект, что устанавливается при получении патента или свидетельства о регистрации.

В случае использования товарного знака, срок ограничивается десятью годами, но всегда имеется возможность продления действия договора при продлении товарного знака.

Для изобретения данный период определяется 20 годами, для промышленного образца – 25, для полезной модели составляет 10 лет. Правда, действие лицензионного договора имеет шанс увеличения в соответствии с продлением действия охранных прав. Но в любом случае, передача прав использования допускается только после патентования объекта и регистрации в Роспатенте.

Преимущества лицензирования

Выгода использования лицензионного договора гарантирована обеим сторонам. Лицензиар получает возможность дополнительных доходов и рекламы своего объекта, а лицензиат экономит время и деньги, необходимые для разработки, патентования и продвижения объекта.

Виды лицензионных договоров

Прежде, чем нести материальные и временные расходы, следует знать не только, как зарегистрировать лицензионное соглашение, но и особенности видов подобных документов. К примеру, ориентируясь на объём прав, соответствующих лицензионному соглашению, различают договор, согласно которому выдаётся неисключительная лицензия, либо документ, предоставляющий исключительную лицензию.

Лицензиар, желающий сохранить за собой право заключать лицензионные соглашения с разными лицами, как и пользоваться объектом интеллектуальной собственности по своему усмотрению, выбирает неисключительную (простую) лицензию. Предоставление исключительной лицензии лишает лицензиара всякой возможности (в переданном лицензиату объёме) самостоятельного использования объекта и передачи его иным заинтересованным лицам.

Особенности принудительной лицензии

К подобным действиям можно прибегнуть, если патент на изобретение не используется более 4 лет, а полезная модель не используется 3 года. Если оценить принудительную лицензию с точки зрения объёма передаваемых прав, то здесь прослеживается прямая аналогия с неисключительным вариантом.

Договор, заключённый между лицензиатом и лицензиаром не прекращает свое действие в случае смены правообладателя.

Сублицензионный договор

Правда, имеется целый ряд ограничений по срокам и территории использования, на чём сказывается как объём прав правообладателя, так и лицензиата. Но заключение сублицензионного договора возможно лишь тогда, когда такая вероятность прописана в лицензионном договоре. В противном случае придётся обращаться за письменным согласием к правообладателю, выступающему в роли лицензиара.

Регистрация лицензионного договора: от составления до положительного решения Роспатента

Лицензионный договор — двухстороннее соглашение, по которому правообладатель исключительных прав, относящихся к результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации (лицензиар), разрешает второй стороне (лицензиату) использовать этот результат или средство индивидуализации в рамках составленного соглашения. Лицензиат обязуется выплатить вознаграждение (разово, периодически либо в виде процентов), если лицензионное соглашение не предусматривает иное. В этой статье мы рассмотрим, каким образом происходит регистрация лицензионного договора.

Как происходят составление и регистрация лицензионного договора

Права определенного лица на товарный знак, переданные правообладателем, закреплены лицензионным договором. В этом документе также может быть описан порядок передачи лицом — владельцем патента — иным лицам прав на использование полезных моделей, изобретений или промышленных образцов.

Товарный знак можно применять без особого разрешения только до официальной регистрации. После регистрации товарного знака использовать его могут лишь правообладатель либо иные лица, у которых есть такое право (в результате заключения и регистрации лицензионного соглашения).

Возможно заключение двух типов лицензионных договоров.

Согласно простой лицензии, лицензиар сохраняет за собой исключительное право на товарный знак, а лицензиату лишь предоставляет право пользоваться им в рамках, регламентированных данным соглашением.

Согласно исключительной лицензии, лицензиату предоставляется право использования товарного знака, в то время как лицензиар не использует его и не имеет права передачи третьим лицам в течение всего срока действия документа.

Процесс заключения лицензионных договоров регулируется Гражданским кодексом. Этому вопросу посвящена статья 1235 «Лицензионный договор».

Заключаемое соглашение учитывает возможность «двойного» владения. Право использовать товарный знак, изобретение, полезную модель и т.д. можно передать третьей стороне на условиях сублицензии, но такая возможность должна быть отдельно оговорена в лицензионном соглашении с правообладателем.

Для того чтобы передать совокупность прав (например, на использование фирменного наименования, методов и технологий производства, способов ведения бизнеса и пр.), стороны заключают договор франшизы, который еще называется договором коммерческой концессии.

Когда оговоренное лицензионным договором право прекращает свое действие, соглашение также более не действует. Согласно условиям франшизы, при таком сценарии развития событий силу теряет только часть договора, имеющая отношение к объекту, срок действия права на который истек, а действие самого соглашения не заканчивается.

Лицензионный договор может состоять из таких пунктов, как:

• преамбула. Прописываются официальные названия и реквизиты сторон, между которыми заключается лицензионное соглашение. Принимающая сторона четко формулирует желание пользоваться предоставляемой лицензией при соблюдении определенных условий. Указывается правомочность правообладателя осуществить эту сделку;
• определение понятий. Указывается вид соглашения, стороны уточняют условия применения лицензии и оговаривают предоставление права на продажу сублицензии;
• предмет. Содержит указание на конкретный результат интеллектуальной деятельности, право на использование которого предоставляется, а также номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право правообладателя;
• усовершенствования. В этом пункте стороны вносят ясность в вопрос объема усовершенствований, которые пользователь лицензии может добавить в объект сделки;
• предоставляемые гарантии и ответственность сторон. Лицензиат подтверждает обязательства по выплате оговоренной стоимости лицензии, а лицензиар – о передаче, например, юридических, экономических и технических гарантий;
• оказание технической помощи. По желанию лицензиата указывается конкретный объем (временные рамки или решение определенных вопросов) помощи со стороны лицензиара, которую он может оказать в вопросах изучения объекта сделки;
• налоги и платежи. В соглашении стороны могут обговорить порядок уплаты налогов и прочих платежей, связанных с использованием интеллектуального продукта;
• обеспечение конфиденциальности. Важный пункт, когда речь идет о ноу-хау, в случае разглашения которого происходит обесценивание продукта;
• защита передаваемых прав. По данному пункту все обязанности возлагаются на первичного правообладателя. Вторая сторона обязана оказывать максимальное содействие в этом вопросе;
• разрешение возникающих споров. Оговариваются условия, на которых это будет происходить;
• период действия, а также условия, при которых сделка может быть расторгнута одной стороной или по договоренности с обеих сторон;
• юридические адреса и подписи сторон. Подписи ставятся в случае, если лица, участвующие в заключении соглашения, пришли к общей позиции по каждому вопросу, считающемуся существенным с точки зрения действующего законодательства и обусловливающему соглашение;

Для признания лицензионного договора действительным и успешного прохождения регистрации должны быть соблюдены определенные условия:

• должен присутствовать предмет соглашения. В данной ситуации — это право использовать конкретные изобретения, ноу-хау, товарные знаки и пр.;
• действующая регистрация у товарных знаков. Это условие подтверждается наличием соответствующих документов, прилагаемых к соглашению. Присвоенные свидетельствам номера указываются непосредственно в самом документе;
• указание объема прав, получаемых лицензиатом, а также вида предоставляемой лицензии. Если правообладатель решил оставить за собой право пользования интеллектуальным продуктом, то уточняется, какую часть прав не может получить лицензиар;
• предоставление гарантий качества. В строке договора, подтверждающей данное действие, предоставляются гарантии на то, что производимый лицензиаром продукт по качеству не будет уступать продукту лицензиата (лица, предоставляющего лицензию);
• период и география действия. В договоре стороны обговаривают территорию деятельности лицензиата, связанную с использованием предмета договора, а также период этой деятельности;
• сумма вознаграждения за передачу прав. На момент подписания соглашения стороны должны достичь согласия в данном вопросе. Точная стоимость обсуждается между участниками лицензионного договора либо определяется ценой аналогичных товаров и услуг, присутствующих на рынке;

В Роспатенте происходит регистрация лицензионного договора. Без обязательной процедуры регистрации условия, прописанные в соглашении, не вступят в юридическую силу.

Порядок регистрации лицензионного договора регламентирован отдельным приказом Роспатента. В нем описаны требования и правила. Заявление на регистрацию соглашения имеет право подать любая сторона. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

1. подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
2. удостоверенная нотариусом выписка из договора;
3. сам договор;

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

1. вид договора;
2. сведения о сторонах договора;
3. предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
4. а также прочие существенные условия договора (территория действия, срок предоставления права, перечень товаров и услуг, условия оплаты);

Правильно составленный лицензионный договор даст возможность избежать неприятностей в дальнейшем и легко пройдет процедуру регистрации.

Какие лицензионные договоры НЕ подлежат регистрации

1) Не предусмотрена возможность распоряжения интеллектуальной собственностью, представленной фирменным наименованием и местом происхождения товара, с помощью передачи прав на использование по лицензионному соглашению (пункт 2 статьи 1474, пункт 4 статьи 1519 Гражданского кодекса).

Если интеллектуальная собственность представлена коммерческим обозначением (например, вывеска с названием компании), то право ее использования регламентируется договором аренды предприятия либо договором франчайзинга (пункт 5 статья 1539 Гражданского кодекса).

2) Если интегральная микросхема составляет гостайну, то она не подлежит государственной регистрации (пункт 1 статьи 1452 Гражданского кодекса).

Подлежит ли регистрации лицензионный договор на программы ЭВМ

Согласно общим положениям статьи 1235 Гражданского кодекса лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, которые предусматриваются пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса. При нарушении требования о государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

В то же время пункт 2 статьи 1232 Гражданского кодекса гласит, что в ситуациях, когда результат интеллектуальной деятельности требует регистрации, предоставление права пользования тоже подлежит государственной регистрации.

Регистрация объекта интеллектуальной собственности является добровольной процедурой и необходима только как дополнительный способ защиты права правообладателя. Государственной регистрации подлежат:

• лицензионный договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, если они прошли процедуру регистрации;
• переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без лицензионного договора;

Следовательно, иные соглашения, в том числе лицензионные договоры, объектом которых является программное обеспечение, государственной регистрации не подлежат. Это подтверждается разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ в пункте 38.1 совместного Постановления № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, предоставление права пользования программой для ЭВМ не подлежит регистрации в ФИПС. Для этого сторонам достаточно заключить простой гражданский договор или соглашение. В отношении программы для ЭВМ обязательной регистрации подлежит исключительно переход права на нее по договору отчуждения.

Какова стоимость регистрации лицензионного договора в Роспатенте

Цена регистрации рассчитывается исходя из нескольких параметров. Базовой суммой является вознаграждение лицензиару. Она складывается из прибыли от лицензии и может включать несколько видов платежей: процентные – роялти, одноразовый платеж – паушальный взнос и пр.

Расходы на оформление регистрации состоят из следующих выплат:

• госпошлина. Регистрация предоставления права использования товарного знака – 13 500 рублей + 11 500 рублей за каждый следующий товарный знак в договоре свыше одного; регистрация предоставления права использования промышленного образца, полезной модели или изобретения – 1600 рублей + 850 рублей за каждый объект свыше одного;
• оплата юридических услуг. Средняя стоимость находится в диапазоне 10–15 тыс. рублей. В стоимость могут входить следующие наборы услуг:
  1. проверка представленной документации на полное соответствие действующему законодательству, если клиент самостоятельно составил договор + подготовка и подача заявления в ФИПС, отслеживание процесса регистрации;
  2. составление текста лицензионного договора + подготовка и подача заявления в ФИПС, отслеживание процесса регистрации;

Нужна ли регистрация дополнительного соглашения к лицензионному договору

Существующая практика по заключению доп.соглашений к разным видам гражданско-правовых договоров – это уже рядовое явление, и лицензионный договор не становится исключением в этом плане.

Бывают ситуации, в которых у партнеров может возникнуть потребность изменить и/или дополнить действующие пункты лицензионного договора либо вообще аннулировать их. Простым решением является оформление дополнительного соглашения к этому лицензионному договору. Это документ, который прилагается к лицензионному договору, и в нем указываются изменения условий первоначального лицензионного соглашения.

Нужна ли регистрация дополнительного соглашения к лицензионному договору?

Как было сказано выше, согласно статье 1369 Гражданского кодекса, лицензионный договор, посредством которого реализуется право на использование товарного знака, изобретения, промышленного образца либо полезной модели, заключается письменно и подлежит обязательной государственной регистрации в соответствующем федеральном органе.

В юридическую силу доп.соглашение к лицензионному договору вступит только после его государственной регистрации.

Каков срок регистрации лицензионного договора

Примерный срок, за который происходит государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак или на любой иной объект интеллектуальной собственности в Роспатенте – три месяца. Но срок регистрации может быть продлен, если у эксперта возникнут основания для дополнительных запросов и проверок. В результате проверки документации, представленной в ФИПС для регистрации лицензионного договора, специалисты обращают внимание на то, что:

• подача заявления на регистрацию осуществлена надлежащим лицом (это может быть любая из сторон лицензионного договора);
• документы, представленные на регистрацию, заполнены и оформлены в установленном порядке (подписи в документах, сшивка и т.д.);
• если лицензионный договор возмездный, то в нем должно присутствовать условие о вознаграждении или порядке определения такового;
• в тексте лицензионного договора, предоставленного на регистрацию, нет внутренних противоречий (например, достаточным образом определяется территория);
• права, предоставляемые согласно лицензионному договору, находятся в пределах прав, имеющихся у лицензиара;

Подобная процедура нужна и для регистрации соглашений об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора.

В случае нарушения требований к регистрации лицензионного договора на использование товарного знака или иной объект, эксперты делают дополнительные запросы либо отказывают в регистрации.

Согласно регламенту Роспатента, основанием для отказа в регистрации лицензионного договора могут стать отсутствие полного пакета документов либо неустраненной ошибки в их оформлении. Но по факту отказ в регистрации лицензионного договора происходит по намного большему количеству оснований.

Если происходит отказ Роспатента в регистрации лицензионного договора, то патентная пошлина не возвращается заявителю. В связи с этим рекомендуем очень внимательно относиться к составлению всех документов. Кроме того, перед заключением договора необходимо проверить обременения и статус товарного знака, являющегося предметом договора, в открытых реестрах на сайте ФИПС. На практике специалисты несколько раз сталкивались с тем, что стороны решают заключить лицензионный договор на товарный знак, а сам товарный знак при этом не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо. Причем часто это не результат обмана правообладателя, а просто незнание права интеллектуальной собственности обеими сторонами сделки. В любом случае будьте осмотрительны, а еще лучше — заранее заручитесь при решении этого вопроса помощью специалистов.

Специалисты компании «Царская привилегия» имеют богатый опыт подготовки и регистрации лицензионных договоров. Перед тем как подать документы на регистрацию, мы подробно изучаем сложившуюся ситуацию, выявляем возможные причины отказа в регистрации договора и помогаем в их устранении.